소극적 권리범위확인심판 방어 - 확인대상발명 특정 흠결

사건 개요

의뢰인은 석고 방향제의 제조 방법에 관한 등록특허의 특허권자입니다. 경쟁자가 자신이 실시하는 제조 방법이 이 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구했고, 심판원은 청구항 제2항에 대해서만 청구를 인용하고 제1항에 대해서는 기각했습니다. 이에 상대방이 제1항에 관한 부분의 심결 취소를 구하는 소를 특허법원에 제기했습니다.

쟁점

• —상대방이 특정한 확인대상발명이 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었는지 여부
• —무기안료·유기안료의 분류, 석고 분말의 종류와 배합비 등 설명서 기재의 불명확성
• —특정 흠결이 확인된 경우 심결의 처리 방향과 소송비용의 부담

대응 전략

• —침해 여부의 실체 판단으로 바로 들어가는 대신, 확인대상발명 설명서의 기재 자체를 정밀 분석하여 특정 요건의 흠결을 우선 쟁점화했습니다.
• —상대방이 설명서에서 형광안료를 유기안료로 분류하면서도 무기안료에 포함되지 않는 것으로 별도 정의하는 등, 안료의 종류와 조성에 관한 기재가 서로 모순되거나 불명확한 부분을 구체적으로 지적했습니다.
• —그 결과 확인대상발명이 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없어, 권리범위 속부를 판단한 심결 자체가 위법하다는 결론에 이르도록 논증을 구성했습니다.

결과

특허법원은 확인대상발명이 적법하게 특정되지 않았다고 보아, 그 속부를 판단한 심결 중 제1항 발명에 관한 부분을 취소하면서도 사건의 경위에 비추어 소송비용은 원고가 부담하도록 하였습니다. 상대방의 소극적 권리범위확인 시도는 실체 판단에 이르지 못한 채 무산되었고, 의뢰인 특허권의 권리범위가 축소되는 결과를 막았습니다.