신발 제조 특허 침해 주장에 대한 반박 - 출원경과금반언과 무효사유

사건 개요

의뢰인 L사는 구두 등 제화 제품을 제조·판매하는 브랜드 운영사입니다. 개인 특허권자의 대리인이 내용증명을 통해, L사 제품이 신발 구조에 관한 등록특허를 침해하였다며 제조·판매 중단과 재고 폐기를 요구해 왔습니다.

쟁점

• —심사 과정의 청구범위 감축에 따라 확정된 특허의 실질적 권리범위
• —의뢰인 제품 쿠션부재의 재질 구성이 청구항의 한정사항과 일치하는지 여부
• —해당 특허에 무효사유가 존재하는지 여부

대응 전략

• —특허의 심사 경과를 확보하여, 출원 당시 청구항 1 내지 4는 진보성이 부정되었고 특허 가능하다고 인정받은 청구항으로 감축되어 등록된 사실을 밝혔습니다. 이로써 권리범위가 쿠션패드·실리콘패드·메모리폼으로 이루어진 쿠션부재에 한정됨을 확정했습니다.
• —상대방이 내용증명에서 '3중 쿠션부재'라는 층 구조만 대비하고 각 층의 재질은 대비하지 않은 점을 지적하고, 의뢰인 제품의 쿠션부재가 발포 스펀지·EVA 스펀지·부직포의 전혀 다른 재질로 구성되어 있음을 참고도와 함께 제시했습니다.
• —해당 특허에 대해 과거 무효심판에서 무효 취지의 심결이 있었으나 청구 취하로 확정 없이 종결된 경위를 확인하고, 이를 선행기술 목록과 함께 제시하여 무효 위험을 상기시켰습니다.
• —계속 무리한 권리행사를 할 경우 무효심판을 포함한 모든 법적 조치를 취할 수밖에 없음을 고지하여 협상 균형을 되돌렸습니다.

결과

구성요소완비의 원칙상 비침해임을 명확히 하고 내용증명의 요구사항에 응할 수 없음을 통보하는 답신서를 발송하여, 의뢰인이 제품 판매를 중단하지 않고 사업을 계속할 수 있도록 방어했습니다.