거래처에 발송된 특허·디자인권 침해 경고장에 대한 반론

사건 개요

의뢰인 V사는 대형 유통사에 컴포트 양말을 납품하는 회사입니다. 경쟁사가 자사 등록특허와 등록디자인을 근거로 V사 제품이 이를 침해한다는 경고장을 V사뿐 아니라 V사의 거래처인 대형 유통사에도 직접 발송하여, 납품 거래가 중단될 위험이 발생했습니다.

쟁점

• —상대방 특허의 실질적 권리범위(심사 과정에서 의식적으로 제외된 구성의 범위)
• —부분디자인의 요부가 무엇인지, 공지 형상의 중요도를 어떻게 평가할 것인지
• —거래처에 대한 경고장 발송이 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 영업방해에 해당하는지

대응 전략

• —상대방 특허의 의견제출통지서와 의견서를 확보하여, 출원인이 기본적인 신축성 밴드 구성은 선행 실용신안과 동일함을 자인하며 권리범위에서 의식적으로 제외했고 등록은 추가 한정된 '고신축성 띠' 구성 덕분에 이루어졌음을 밝혔습니다.
• —의뢰인 제품에 그 특징적 구성인 고신축성 띠가 존재하지 않음을 대비도로 제시하여, 구성요소완비의 원칙상 비침해임을 확정했습니다. 상대방 경고장이 의식적으로 제외된 구성만을 대비하고 정작 특징적 구성의 대비를 누락한 점도 함께 지적했습니다.
• —디자인에 대해서는 Y자 형태의 신축 구조가 이미 공지된 형상임을 밝혀 요부에서 배제하고, 실제 요부는 복사뼈 위쪽의 4줄 줄무늬 패턴임을 특정한 뒤 의뢰인 제품에 그 패턴이 없음을 대비했습니다.
• —거래처에 대한 경고장 발송이 자력구제의 성격을 지녀 고도의 주의가 요구됨에도 기본적인 구성 대비조차 누락한 점을 들어, 특허법원 판결례를 근거로 불법행위 성립 가능성을 경고했습니다.

결과

특허와 디자인 양쪽 모두에 대해 비침해임을 명확히 하는 반론서를 발송하고, 부당한 권리행사를 지속할 경우 영업방해에 대한 민형사 조치를 취할 수 있음을 고지하여 거래처와의 납품 관계를 방어했습니다.