개인적 사용을 위한 가방 리폼(업사이클링)이 상표의 사용에 해당하여 상표권을 침해하는지 여부

사건 개요

원고는 저명한 명품 브랜드의 등록상표(가방·지갑 등 지정상품) 상표권자입니다. 피고는 가방·지갑의 수선 및 제작업을 영위하는 리폼업자로, 2017년경부터 2021년경까지 가방 소유자들의 요청에 따라 대가를 받고 원고의 등록상표가 표시된 가방을 건네받아 그 원단·금속 부품 등을 원자재로 이용해 크기·모양·기능 등이 다른 가방·지갑을 만들어 소유자들에게 돌려주었습니다(리폼 행위). 소유자들은 매장 샘플·홈페이지 사진 등을 보고 원하는 디자인을 결정했고, 완성된 리폼 제품의 소유권은 시종일관 소유자에게 있었습니다. 원고는 주위적으로 피고의 리폼 행위와 리폼 제품 인도 행위가 '상표의 사용'에 해당해 상표권을 침해한다고 주장하며 침해금지와 손해배상을, 예비적으로 부정경쟁행위를 주장하며 금지·손해배상을 구했습니다. 원심(특허법원)은 리폼 행위가 새로운 상품의 생산이라며 상표권 침해를 인정했고, 피고가 상고했습니다.

쟁점

1. 등록상표가 표시된 상품의 소유자가 개인적 사용 목적으로 리폼하는 행위, 그리고 리폼업자가 소유자의 요청을 받아 리폼 후 반환하는 행위가 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는지 여부 2. 예외적으로 리폼업자의 상표 표시 행위가 '상표의 사용'에 해당해 상표권 침해가 성립할 수 있는 경우와 그 판단 기준·증명책임의 소재

법원의 판단

원심판결 중 피고 패소 부분 파기·환송 상표법상 '상표의 사용'은 상표가 표시된 상품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되는 상황과 밀접하게 결부되어 있다. 따라서 상표 표시 행위가 물품을 거래시장에서 유통시키는 과정에서 업으로 이루어진 것이 아니라 물품을 개인적 용도로만 사용하는 상황에서 이루어진 것이라면 '상표의 사용'에 해당하지 않는다. 소유자가 개인적 사용을 목적으로 리폼하는 과정에서 상표 표시 행위가 이루어진 경우에도 마찬가지이며, 이는 소유권 행사의 자유, 표현의 자유, 소비자 후생, 자원 순환을 통한 환경적 지속가능성 등의 가치와도 관련된다. 리폼업자가 소유자로부터 개인적 사용 목적의 리폼 요청을 받아 리폼 후 반환한 경우에도, 리폼 전·후 제품의 소유권이 시종 소유자에게 있고 리폼업자가 받은 대가가 리폼 서비스 대가에 가깝다면, 그 거래는 거래시장 유통이 아니라 소유자의 개인적 사용 영역으로 흡수되는 거래이므로 원칙적으로 '상표의 사용'에 해당하지 않아 상표권 침해가 성립하지 않는다. 다만 형식적으로는 소유자 요청에 따른 리폼으로 보이더라도, 실질적으로 리폼업자가 리폼 과정을 지배·주도하며 리폼 제품을 자신의 제품으로 상거래에 제공해 유통시켰다고 평가할 특별한 사정이 있으면 상표권 침해가 성립할 수 있고, 그 증명책임은 상표권자에게 있다. 또한 소유자가 유통 목적으로 리폼을 요청하는 등 침해행위를 할 것을 알았거나 알 수 있었는데도 리폼 서비스를 제공했다면 공동의 법적 책임을 질 수 있다. 원심은 이러한 특별한 사정을 심리하지 않은 채 리폼 행위를 새로운 상품 생산으로만 보아 침해를 인정했으므로 법리오해·심리미진의 잘못이 있다.

정영재 변호사의 노트

이 판결은 리폼·업사이클링이라는 새로운 소비 형태에 대해 상표권의 한계를 정면으로 다룬 중요한 선례입니다. 핵심은 '상표의 사용'을 거래시장에서의 상품 유통과 결부하여 파악함으로써, 개인적 사용 영역에 머무는 리폼은 그 결과물이 새로운 제품에 가깝더라도 상표권 침해가 아니라고 본 점입니다. 권리소진 원칙만으로는 '새로운 제품 생산'에 이른 리폼을 포섭하기 어려운데, 대법원은 '상표의 사용' 개념 자체를 통해 개인적 리폼을 침해 범위 밖에 두었습니다. 실무적으로 상표권자가 리폼업자를 상대로 침해를 주장하려면, 리폼업자가 단순 서비스 제공을 넘어 리폼 과정을 지배·주도하며 리폼 제품을 '자신의 제품'으로 시장에 유통시켰다는 특별한 사정을 스스로 증명해야 합니다. 그 판단 요소로 대법원은 리폼 요청의 경위·내용, 제품의 목적·형태·개수에 관한 최종 의사결정 주체, 대가의 성격, 재료의 출처와 비중, 소유관계 등을 제시했으므로, 소송 전략상 이 지표들에 관한 증거를 집중적으로 확보해야 합니다. 반대로 리폼업자 측에서는 소유권이 소유자에게 유지되고 대가가 서비스 대가라는 점, 유통·판매 정황이 없다는 점을 입증하는 것이 방어의 핵심입니다.